Registrar una marca no garantiza su vigencia indefinida si no se la utiliza efectivamente. En Uruguay, el artículo 19 de la Ley N° 17.011 establece claramente que el uso de la marca registrada es obligatorio, y que su falta de uso puede dar lugar a la cancelación del registro.
1. ¿Qué prevé la normativa?
El artículo 19 de la referida Ley, establece que una marca puede ser cancelada en dos supuestos:
a) Si no fue usada durante los cinco años siguientes a su concesión (o renovación), ya sea por el titular, un licenciatario o un tercero autorizado.
b) Si el uso se interrumpió durante un período de más de cinco años consecutivos.
Además, aclara que la carga de la prueba recae en el titular de la marca: si alguien inicia una acción de cancelación, será el titular del registro quien deba demostrar el uso efectivo y público de la marca.
La única excepción prevista por la norma es que la falta de uso se deba a razones de fuerza mayor. Esto implica que, si el titular puede demostrar que existieron circunstancias ajenas a su voluntad, imprevisibles o irresistibles que tornaron imposible el uso de la marca registrada, podrá evitar la cancelación.
2. ¿Cuál es el organismo competente para resolver una acción de cancelación?
La acción de cancelación será resuelta por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial.
Es dable destacar que, la Resolución adoptada por la DNPI, es pasible de ser impugnada ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, mediante una acción de nulidad.
3. ¿Quién puede solicitar la cancelación por falta de uso?
La Ley exige que quien promueva la acción de cancelación tenga un interés directo, personal y legítimo. Por ejemplo, una empresa que quiere registrar una marca idéntica o similar a la que se encuentra sin uso, podría reunir estas condiciones. También podría tener interés legítimo, quien enfrente una oposición de registro, basada en una marca registrada que no ha sido utilizada durante un período prolongado.
4. Condiciones para el uso de la marca
A efectos de valorar si una marca cumple con su obligación de uso, el Decreto Reglamentario N° 34/999 establece que basta con que uno o más productos o servicios identificados por la marca estén efectivamente disponibles en el comercio uruguayo, en una forma y cantidad coherente con el tipo de productos, la dimensión del mercado y los canales habituales de comercialización.
En cuanto a la forma de acreditar el uso, este debe ser público y efectivo, y puede probarse por cualquier medio de prueba válido: publicidad, ventas, facturación, contratos de licencia, uso en redes sociales, entre otros.
Es decir, no alcanza con registrar la marca y dejarla "stand by"; tiene que estar en circulación, visible y activa en el mercado.
Cabe recordar también que el uso en una sola clase o para determinados productos o servicios puede impedir la cancelación incluso en otras clases, aunque no se trate de bienes o servicios similares.
En este sentido, es dable destacar que, si no se planea usar la marca en el corto o mediano plazo, es preferible postergar el trámite de registro, para un momento más próximo al comienzo de uso de la marca; asimismo, se recomienda recolectar prueba que acredite el uso efectivo de la marca, ello puede ser decisivo en un proceso de cancelación.
En conclusión: registrar una marca en Uruguay es solo el punto de partida. Lo que realmente garantiza su vigencia es su uso efectivo y comprobable. En dicho sentido, la Ley protege a quienes realmente aprovechan el valor distintivo de sus marcas y penaliza a quienes solo las "guardan" para evitar que otros las usen.
En este marco, la cancelación por falta de uso constituye una causal de extinción del registro de la marca, lo que implica la pérdida de los derechos sobre ella.
Para consultas adicionales sobre este tema y otros asuntos, no dudes en ponerte en contacto con nosotros.
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